排除侵害商標權行為等

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商訴字第26號 原 告 許雲忠 訴訟代理人 王尊民律師 被 告 李佳陽 訴訟代理人 張仁龍律師 陳柏元律師 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國113年1月 29日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序方面： 一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修 正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用 本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施 行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。 二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者 ，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。原 告起訴時原訴之聲明為：㈠、被告不得使用相同或近似於「 僑福」、「僑福房屋」「僑福房屋新北市總管理處」等商標 （如附圖所示，合稱系爭商標）字樣於各種建築物之租售、 不動產買賣租賃之仲介、不動產估價之同一或類似商品或服 務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，或 以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之。㈡ 、被告應給付原告新臺幣（下同）75萬元及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈢、 訴訟費用由被告負擔。㈣、如獲勝訴判決，原告願供擔保請 准宣告假執行（本院卷第12頁）。嗣於本院準備程序時，將 聲明第4項有關宣告假執行之範圍限於第2項，而變更為「第 2項聲明如獲勝訴判決，願供擔保請准宣告假執行」（本院 卷第255頁），被告答辯聲明原為：㈠、原告之訴駁回；㈡、 訴訟費用由原告負擔；㈢、如受不利判決，被告願供擔保， 請准宣告免為假執行（本院卷第126頁），亦於本院準備程 序時，將答辯聲明第1項更正為：「㈠、原告之訴及假執行之 聲明均駁回」（本院卷第255頁），經核均屬更正事實上之 陳述，非為訴之變更或追加。 貳、實體方面： 一、原告起訴主張略以：原告為系爭商標之商標權人，系爭商標 為國內歷史悠久之知名房屋仲介業者。被告未經原告授權或 同意，竟擅自佯稱有權使用系爭商標於不動產仲介及廣告等 服務，且僭稱為系爭商標之被授權人，並於111年9月16日對 經原告合法授權之加盟店業者，濫行寄發侵權警告函，要求 業者應停止使用系爭商標及應賠償加盟權利金及月費合計70 萬元，嚴重侵害原告行使系爭商標之權利。原告乃於同年9 月23日函覆被告表明原告始為系爭商標權人，被告並非系爭 商標權人，亦非專屬被授權人，無權擅自使用系爭商標，被 告竟於112年3月15日函覆稱其於96年7月24日即與訴外人鄭 朝杰及原告簽訂「僑福房屋服務標章授權使用契約書」（下 稱系爭授權契約），故被告為新北市地區之獨家被授權人， 有權使用系爭商標及排除他人侵權使用，惟系爭授權契約之 當事人為原告與鄭朝杰，而鄭朝杰因違反系爭授權契約之違 約爭議，業經本院104年度民商上字第20號判決確定在案， 認定鄭朝杰應負債務不履行之違約損害賠償責任。嗣原告與 鄭朝杰於106年6月28日達成和解簽立和解協議書，合意終止 系爭授權契約，鄭朝杰同意於簽立和解協議書後30日起不再 使用系爭商標，是被告縱有簽訂系爭授權契約，其獲有授權 之效力亦已終止。況系爭授權契約為鄭朝杰事後補印之偽造 文書，明顯欠缺形式上真正之效力，故被告並非系爭商標之 被授權人。依據系爭商標授權加盟店之商標授權權利金及月 費作為所受損害，暫以加盟權利金10萬元及每月月費1萬元 計算授權金之損害最低額為75萬元。爰依商標法第68條、第 69條第1項及第3項、第71條第1項第4款及民法第184條第1項 前段、第2項規定，請求判決如上開變更後訴之聲明。　 二、被告則以：原告與鄭朝杰及被告曾共同簽訂系爭授權契約， 系爭授權契約之被授權人為被告及鄭朝杰，此觀系爭授權契 約立契約書人乙方欄載有被告姓名、身分證字號，並蓋有被 告之印章自明。且系爭授權契約第4條授權權利金亦係由被 告與鄭朝杰以各50%之比例負擔，除有鄭朝杰所設立之杰陽 開發有限公司簽發之支票200萬元外，系爭授權契約後附20 張各期金額15萬元之支票均為被告所簽發，足認被告確與鄭 朝杰共同出資且為系爭授權契約之被授權人。又依民法第25 8條第2項規定，契約當事人之一方有數人者，前項意思表示 ，應由其全體或向其全體為之。再依同法第263條準用第258 條之規定，於當事人依法律之規定終止契約者準用之。系爭 授權契約既為被告與鄭朝杰共同簽訂，應由原告向鄭朝杰及 被告全體為終止之意思表示，始為有效，鄭朝杰於106年間 所為終止系爭授權契約之和解協議書，對被告並不生效力， 是對被告而言，系爭授權契約並未合法終止。縱認被告並非 系爭授權契約之被授權人或系爭授權契約業已終止，被告亦 未使用系爭商標，蓋原新北市總管理處轄下加盟店早已結束 營業，並未收取任何權利金，況原告亦自承「僑福房屋新莊 捷運加盟店」之權利金自106年起均由原告收取，亦難認原 告受有任何損害。原告所提出其與鄭朝杰簽訂之僑福房屋連 鎖區域加盟契約書（原證8，下稱加盟契約書）並未記載簽 約日期，且被告並非該契約當事人，該加盟契約書之內容與 本案無關，況加盟契約書是否如原告主張係於92年2月20日 簽訂，尚屬可疑。又系爭授權契約亦未記載係延續前開加盟 契約書而來，且依一般交易常情，當無接受來路不明之第三 人所簽發之支票作為契約授權金之支付工具，系爭授權契約 之授權金為600萬元，其中授權金之50%，係由被告所簽發之 20張支票共300萬元，核與被告主張系爭授權契約係由被告 、鄭朝杰共同與原告簽訂，故被告支付授權金之一半，且被 告所開立之支票亦全數兌現各節相符，準此，本件爭點應為 系爭授權契約之被授權人究為鄭朝杰一人或鄭朝杰與被告二 人，此與本院104年民商上第20號民事判決之爭點即鄭朝杰 所設立之僑福保全等公司使用系爭商標，是否侵害原告系爭 商標顯有不同，本件自不受該案爭點之拘束。縱認被告並非 系爭授權契約之被授權人或系爭授權契約已終止，惟被告寄 發存證信函之行為，並無任何行銷目的，亦未使用系爭商標 於商品或服務，非屬商標法第68條所定之侵害商標權之行為 ，是原告之請求均無理由等語，並答辯如上開更正後之聲明 。 三、兩造不爭執事項（本院卷第264至265頁）： ㈠、原告為系爭商標之商標權人。 ㈡、系爭授權契約第3條第1項約定：「1.甲方（即原告）授權乙 方（即鄭朝杰及被告）使用商標權之營業區域範圍為台北縣 行政區域範圍內（包含原於92年2月20日已授權之區域，但 淡水、三芝、金山、萬里、汐止、瑞芳行政區域除外）。本 授權區域內甲方原已授權之加盟店（林口加盟店、永和得和 加盟店、深坑加盟店）商標權使用權利關係不受影響，並隸 屬甲方管轄，乙方絕無異議。2.乙方享有上開區域內之唯一 授權，非經乙方同意甲方不得於上開區域再授權予任何第三 人使用商標權。3.乙方得於甲方授權商標使用區域範圍內， 以僑福房屋新北市總管理處之名稱對外招商，使之隸屬予乙 方收益及管轄之加盟店」，契約第5頁立契約書人甲方為原 告簽名蓋章、乙方則有鄭朝杰及被告簽名、蓋章。 ㈢、系爭授權契約後附支票有鄭朝杰、杰陽開發有限公司簽發200 萬元，被告簽發15萬元支票20張，以及原告身分證正反面影 本，原告依系爭契約第4條之約定已收受權利金600萬元。 ㈣、被告以僑福房屋新北市總管理處名義，於111年9月16日以「 僑福房屋新北市總管理處」名義對僑福房屋新莊捷運加盟店 以土城清水郵局第000109號存證信函發函警告。 ㈤、原告於111年9月23日委託王尊民律師以（111）年度民律字第 002號律師函發予僑福房屋新北市總管理處之被告，要求停 止使用並賠償權利金70萬元。 ㈥、被告於112年3月15日以土城清水郵局第000046號存證信函回 覆原告表明其獲有特定區域範圍之獨家授權乙情。 ㈦、鄭朝杰對原告提起請求授權使用商標民事事件， 於104年10 月15日經臺灣基隆地方法院（下稱基隆地院）103年度智字 第1號判決鄭朝杰敗訴，鄭朝杰不服提起上訴，經本院以103 年度民商上字第15號受理後，鄭朝杰與原告於104年4月30日 在本院簽立和解筆錄。 ㈧、原告以鄭朝杰為被告提起商標權授權契約之民事訴訟，經基 隆地院以104年度智字第1號判決原告敗訴，原告不服對鄭朝 杰提起上訴，經本院104年度民商上字第20號廢棄原判決， 改判鄭朝杰應給付原告90萬元及法定遲延利息。 四、原告主張被告非系爭商標在新北市地區之專屬被授權人，無 權擅自在新北市地區使用系爭商標及排除他人侵權使用，縱 認被告前曾被授權使用，惟因原告與鄭朝杰簽立和解協議書 合意終止系爭授權契約，系爭授權契約之效力亦已終止，況 被告已非系爭商標之被授權人，依據僑福房屋商標授權加盟 店之商標授權權利金及月費作為原告本件所受損害請求之依 據等語，則為被告所否認，並以前開情詞置辯，是本件經兩 造協議簡化爭點（本院卷第265頁），所應審酌者為：㈠、被 告是否為系爭授權契約之被授權人？㈡、原告與鄭朝杰簽立 和解協議書，雙方同意終止系爭授權契約，對被告是否發生 終止之效力？㈢、原告依商標法第69條第1項、第3項、第71 條第1項第4款、民法第184條第1項前段及第2項請求排除侵 害及損害賠償，有無理由？如有理由，被告應負損害賠償金 額為若干？茲說明如后： ㈠、被告為系爭授權契約之被授權人：　　 １、經查，觀諸兩造各自提出其所持有之系爭授權契約（置於本 院證物袋內），其中第1頁關於立契約書人部分，原告所持 系爭授權契約原告為授權人（即甲方），鄭朝杰則為被授權 人（即乙方）；而被告持有之系爭授權契約，原告為授權人 （即甲方），鄭朝杰及被告則為被授權人（即乙方），二者 契約內文即第1條至第15條之約定則均相同，且兩造所持有 系爭授權契約第5頁關於立契約書人部分，二者之甲方均為 原告，乙方均為鄭朝杰及被告，佐以系爭授權契約第4條授 權權利金之約定，除已支付之100萬元外，剩餘500萬元以系 爭授權契約附件之支票支付，其中除票面金額200萬元為鄭 朝杰擔任法定代理人之杰陽開發有限公司為發票人外，其餘 每張票面金額15萬元，總金額300萬元之支票20張，發票人 均為被告，是被告辯稱其為系爭授權契約之當事人，尚非無 據。次查，證人鄭朝杰於本院審理時具結證稱：系爭授權契 約是伊跟原告約定基隆簽約，伊本人親自過去簽約，被告當 天有事情沒辦法去，伊受被告委任簽署系爭授權契約，系爭 授權契約是伊、被告共同與原告訂立，印象中被告名字是伊 代簽的，原告所持有系爭授權契約第1頁何以沒有被告印章 ，伊沒有注意，伊只知道最後蓋大小章的時候，伊有蓋伊跟 被告的印章，授權金伊跟被告各支付一半，已全部支付完畢 等語明確（本院卷第359至361頁），亦與被告提出被告支票 兌付紀錄互核一致（本院卷第314至332頁），是被告確為系 爭授權契約之被授權人之一，洵屬無疑，原告主張系爭授權 契約為鄭朝杰事後補印之偽造文書而欠缺形式上真正效力云 云，顯不可採。 ２、按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一 部指定地區為專屬或非專屬授權，商標法第39條第1項定有 明文。又系爭授權契約第3條第1項約定：「1.甲方（即授權 人）授權乙方（即被授權人）使用商標權之營業區域範圍為 臺北縣行政區域範圍內（包含原於92年2月20日已授權之區 域，但淡水、三芝、金山、萬里、汐止、瑞芳行政區域除外 ）。本授權區域內甲方原已授權之加盟店（林口加盟店、永 和得和加盟店、深坑加盟店）商標權使用權利關係不受影響 ，並隸屬甲方管轄，乙方絕無異議。2.乙方享有上開區域內 之唯一授權，非經乙方同意甲方不得於上開區域再授權予任 何第三人使用商標權。3.乙方得於甲方授權商標使用區域範 圍內，以僑福房屋新北市總管理處之名稱對外招商，使之隸 屬予乙方收益及管轄之加盟店」等情，此為兩造所不爭執， 是在系爭授權契約約定之行政區域範圍內，被告與鄭朝杰為 系爭商標之專屬被授權人，且系爭授權契約亦約定非經被告 、鄭朝杰之同意，原告不得於上開區域範圍內再授權予任何 第三人使用系爭商標，足見被告確為系爭授權契約之專屬被 授權人之一，應堪認定。 ３、原告雖以本院104年度民商上字第20號民事確定判決認定系爭 授權契約之被授權人僅為鄭朝杰一人為由，主張被告非系爭 授權契約之被授權人云云，惟本院104年度民商上字第20號 民事確定判決之當事人為原告及鄭朝杰，該確定判決僅就原 告與鄭朝杰之間法律關係為認定，並未就被告是否為系爭授 權契約之被授權人而為認定，原告上開主張，即非可採。 　　至於原告聲請傳喚證人林文傑，以證明被告並非系爭授權契 約之簽約當事人乙節，惟觀諸兩造各自持有之系爭授權契約 ，其上均無證人林文傑曾參與系爭授權契約簽約之記載，證 人林文傑就系爭授權契約之簽約情形、簽約內容是否知悉， 已非無疑。原告復以基隆地院103年度智字第1號判決有認定 證人林文傑有參與系爭授權契約云云，惟經本院詢問原告上 開判決是否記載林文傑簽約時在場，原告亦稱該判決確實沒 有提及等語（本院卷第415頁），是原告既無法舉證證明證 人林文傑曾參與簽約，且本院已傳喚證人鄭朝杰到庭證述簽 約過程，自無再傳喚證人林文傑之必要，併此敘明。 ㈡、原告與鄭朝杰雖於106年6月28日簽立和解協議書，雙方同意 終止系爭授權契約，惟對被告未發生終止系爭授權契約之效 力： １、按契約當事人之一方有數人者，前項意思表示（按即解除權 ），應由其全體或向其全體為之，民法第258條第2項定有明 文。又同法第263條準用第258條之規定，於當事人依法律之 規定終止契約者準用之。亦即，於契約之終止準用解除權之 規定。次按契約終止權之行使，依民法第263條準用同法第2 58條之規定，應向他方當事人以意思表示為之。契約當事人 之一方有數人者，該意思表示，應由其全體或向其全體為之 ，此為終止權行使之不可分性。倘契約當事人有數人，而僅 由一人或向一人為終止契約之意思表示，自難謂已生終止契 約之效力（最高法院64年台上字第2294號民事判決先例意旨 參照）。 ２、被告與鄭朝杰為系爭授權契約之共同被授權人，業經本院認 定如上，且依系爭授權契約第9條約定，因乙方（即被告、 鄭朝杰）之不法行為或違反不動產經紀業管理條例，重大影 響損害甲方（即原告）之商譽及權益或致財務受損時，且事 實經法院判決確定應負法律上之責任，甲方得以書面通知終 止授權契約（本院卷第142頁）。足見系爭授權契約約定終 止事由須因乙方即鄭朝杰、被告有上開契約終止之原因，否 則原告不得任意終止，且依前開條文及說明，需由原告向鄭 朝杰、被告全體為終止之意思表示，使生終止之效力。準此 ，原告與鄭朝杰間雖因本院104年度民商上字第20號損害賠 償事件，於106年6月28日達成和解協議書（原證7，本院卷 第100至102頁），雙方同意簽立和解協議書終止系爭授權契 約，業經鄭朝杰於本院審理時證述簽立和解協議書當時是因 為一間保全公司跟原告有糾紛才會簽，保全公司沒有本案被 告，也跟被告無關，故和解協議書當然也跟被告無關，和解 協議書上面也寫得很清楚等語明確（本院卷第361至362頁） ，參以和解協議書第5條明確記載依本院104年度民商上字第 20號判決之認定等情（本院卷第102頁），而被告亦非本院1 04年度民商上字第20號判決之當事人，是依上開說明，原告 與鄭朝杰雖簽立和解協議書終止系爭授權契約，此部分與被 告無涉，且原告亦未向被告為終止系爭授權契約之意思表示 ，自不生終止兩造間系爭授權契約之效力。是以，系爭授權 契約既由被告與鄭朝杰共同與原告簽立，是原告為終止之意 思表示，亦應由原告向鄭朝杰、被告全體為之，始對鄭朝杰 、被告發生效力，從而，原告以其與鄭朝杰單獨所簽立之和 解協議書，對於被告並不生終止系爭授權契約之效力，洵屬 無疑。 ㈢、原告依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項第4款、民 法第184條第1項前段及第2項請求排除侵害及損害賠償，為 無理由： １、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之 虞者，得請求防止之；商標權人對於因故意或過失侵害其商 標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第1項及第3項定有 明文。原告主張被告無權使用系爭商標，是被告對第三人發 函排除侵害，有違反原告使用系爭商標之權利等語，惟被告 則辯稱系爭授權契約仍有效存在，伊為系爭商標之專屬被授 權人，自得發函排除侵害，並無不法等語。經查，原告既以 系爭授權契約將系爭商標專屬授權予被告，被告自有權使用 系爭商標並以自己名義主張排除侵害，是被告於111年9月16 日以土城清水郵局第000109號存證信函發函予僑福房屋新莊 捷運加盟店及原告（本院卷第42至58頁），應屬合法權利行 使之行為。至於原告所稱伊與鄭朝杰曾簽立和解協議書終止 系爭授權契約，並提出和解協議書契約為據，惟依本院上開 所述，該終止系爭授權契約之意思表示對被告並不發生效力 ，從而，被告仍得依系爭授權契約之授權使用系爭商標並排 除侵害。原告依商標法第69條第1、3項規定，請求排除侵害 及損害賠償，均無理由，應予駁回。 ２、次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責 任；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任 ，民法第184條第1項前段及第2項固有明文。惟依上開所述 ，被告並未侵害原告之任何權利及違反保護原告之法律，是 原告此部分之主張，亦無理由，應併予駁回。　 五、綜上所述，本件原告主張被告侵害系爭商標而受有損害，依 商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項第4款、民法第18 4條第1項前段及第2項請求排除侵害及損害賠償，均為無理 由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，失所 依據，自應併予駁回。　 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核 與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據：依修正前智慧財產案件審理法第1條 ，民事訴訟法第78條。　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　 2　　月　　19　　日 智慧財產第四庭 法 官　林惠君 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　 月　 19 日 　　　　　　　　　　　　　 書記官 余巧瑄 附圖 系爭商標1（第00135718號） 申請日期：88年1月21日 註冊日期：90年1月1日 註冊公告日期：90年2月1日 專用期限：119年11月30日 商標名稱：僑福 GEORGE 商標權人：許雲忠 商品類別：第036類 商品或服務名稱：各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介、不動產估價。 系爭商標2（第00133558號） 申請日期：88年1月21日 註冊日期：89年12月1日 註冊公告日期：90年1月1日 專用期限：119年11月30日 商標名稱：僑福及圖 GEORGE 商標權人：許雲忠 商品類別：第036類 商品或服務名稱：各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介、不動產估價。 系爭商標3（第01649991號） 申請日期：102年11月28日 註冊日期：103年6月16日 註冊公告日期：103年6月16日 專用期限：113年6月15日 商標名稱：僑福房屋 商標權人：許雲忠 商品類別：第035類 商品或服務名稱：廣告企劃、廣告設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣告招牌設計、電視廣告設計、電台廣告設計、工商廣告之企劃、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、廣告模型設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、廣告、戶外廣告、電視廣告、廣告製作、各種廣告招牌製作、廣告代理、提供電訊媒體廣告時段之服務、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、為他人提供促銷活動、廣告宣傳本之遞送、電腦網路線上廣告。 系爭商標4（第01647032號） 申請日期：102年11月28日 註冊日期：103年6月1日 註冊公告日期：103年6月1日 專用期限：113年5月31日 商標名稱：僑福地產 GEORGE REALTY 商標權人：許雲忠 商品類別：第035類 商品或服務名稱：廣告企劃、廣告設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣告招牌設計、電視廣告設計、電台廣告設計、工商廣告之企劃、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、廣告模型設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、廣告、戶外廣告、電視廣告、廣告製作、各種廣告招牌製作、廣告代理、提供電訊媒體廣告時段之服務、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、為他人提供促銷活動、廣告宣傳本之遞送、電腦網路線上廣告。 系爭商標5（第01690959號） 申請日期：103年6月13日 註冊日期：104年2月1日 註冊公告日期：104年2月1日 專用期限：114年1月31日 商標名稱：僑福房屋　僑福地產 GEORGE REALTY及圖 商標權人：許雲忠 商品類別：第035類 商品或服務名稱：廣告企劃、廣告設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣告招牌設計、電視廣告設計、電台廣告設計、工商廣告之企劃、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、廣告模型設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、廣告、戶外廣告、電視廣告、廣告製作、各種廣告招牌製作、廣告代理、提供電訊媒體廣告時段之服務、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、為他人提供促銷活動、廣告宣傳本之遞送、電腦網路線上廣告。