商標註冊

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第四二三六號 　　　　　　　　　　　　　　　 　　原　　　告　美商‧美孚股份有限公司(Mobil Petroleum Company Inc.) 　　代　表　人　甲○○○○○( 　　訴訟代理人　陳長文律師 　　　　　　　　蔡瑞森律師 　　被　　　告　經濟部智慧財產局 　　代　表　人　陳明邦（局長）住同右 　　訴訟代理人　乙○○ 右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十年四月三日經（九０）訴 字第０九００六三０六八一０號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰ 　　主 文 訴願決定及原處分均撤銷。 被告對於原告民國八十八年九月三日第00000000號「PURESYN」商標註冊申 請案，於原告減縮其指定商品為「用於製造化妝品、護膚、護髮及個人清潔產品之人 造工業用油」之情況下，應依本判決之法律見解另為處分。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用各自負擔。 　　事 實 一、事實概要︰緣原告前於民國（下同）八十八年九月三日以「PURESYN」商標（下 稱系爭商標，如附圖一），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服 務分類表第四類之人造工業用油商品，向被告申請註冊，經審查認其本件商標圖 樣上之外文「PURESYN」與據以核駁之註冊第六九一八七九號「DURASYN」商標（ 下稱據以核駁商標，如附圖二）之「DURASYN」近似，且均指定使用於同一或類 似商品，應不准註冊，於九十年一月十九日以商標核駁第二五五九九０號審定書 為核駁之處分。原告不服，主張兩商標圖樣不構成近似等理由，提起訴願，經遭 駁回，遂向本院提起本件課予義務行政訴訟，請求判命被告作成申請號數第00 000000號「PURESYN」商標准予審定之處分，並於訴訟中聲明減縮其申請 之「PURESYN」商標之指定商品為「用於製造化妝品、護膚、護髮及個人清潔產 品之人造工業用油」。 二、兩造聲明： 　㈠原告聲明： 　⒈訴願決定及原處分均撤銷。 　⒉判命被告於原告減縮指定商品為「用於製造化妝品、護膚、護髮及個人清潔產品 　　之人造工業用油」之情況下，作成申請號數第00000000號「PURESYN」 　　商標准予審定之處分。 　㈡被告聲明：原告之訴駁回。 三、兩造之爭點： ㈠系爭商標與據以核駁商標圖樣是否近似？ ㈡原告得否於本件課予義務訴訟程序中減縮其聲明？ ㈢系爭商標所指定之商品於減縮後，是否仍與據以核駁商標所指定之商品為同一或 類似，而有商標法第三十七條第十二款規定之適用？ 甲、原告主張： 　「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊 　　」，商標法第三十七條第十二款固有明文，惟其適用應以兩商標構成相同或近似 　　為前提要件，而判斷兩商標近似與否應本客觀之事實，將各該商標總括其全部異 　　時異地作通體隔離觀察，是否足以引起一般消費者產生混淆誤認之虞以為斷，此 　　迭經行政法院著有判例可資參循。若總括商標圖樣之全體，予人印象明確、意念 　　清晰，不宜作割裂比較者，尚不得因其商標圖樣之一部分相同，即遽謂為近似之 　　商標（改制前行政法院八十年判字第七六六號判決參照）。本案爭點在於原告申 　　請的「PURESYN」商標圖樣與據以核駁之第三人美商艾伯瑪公司 (Albemarle 　　Corporation)註冊號數第六九一八七九號「DURASYN」商標圖樣是否構成近似。 　原告申請的申請號數第00000000號「PURESYN」商標與據以核駁註冊號 　　數第六九一八七九號「DURASYN」商標的主要識別部分均不相同，並不構成近似， 　　茲比較如后： 　㈠首就外觀部份，兩商標予人寓目印象即有「Ｄ」、「Ｐ」字首明顯的不同，二商 　　標縱含有「SYN」字尾，但該字尾應為「Synthetic」乙字的縮寫（即人工製品之 　　意），在本案指定的「潤滑油類」商品之註冊商標亦有以「SYN」為商標字尾者 ，除本件據以核駁之註冊第六九一八七九號「DURASYN」外，尚有註冊第七八四 二○八號「PETROSYN」商標，換言之，本案二商標之主要部分應為「PURE」與「 DURA」，二者顯截然有別，依改制前行政法院八十年判字第七六六號裁判全文參 照，二商標主要部分既非屬近似，則非屬近似商標，自不宜作割裂比較，因圖樣 之某一部分相同，即遽謂為近似之商標。 　㈡就讀音部份而言，一為兩音節，讀作「'pjursin」，另一為三音節，讀作「'du 　　rasin」，兩者讀音之不同，清晰可辨。亦無近似之處。 原告之商標與據以核駁商標已並存註冊於國外，一般消費者絕無再有混淆誤認之 虞，則自無近似可言： ㈠二商標在世界各地如英國、德國、荷比盧及西班牙等地均並存註冊於潤滑油類商 品，益發可證二商標非屬近似。 ㈡台灣消費者普通知識水準及英文程度均已明顯提昇，對外文商標之識別能力已大 為提高，被告應斟酌實際消費情形判斷商標近似性，按一般油品類商品商標標示 均占其外包裝明顯之部份，故造成消費者混淆誤認之情形實微乎其微。 　原告商標指定之商品與據以核駁商標指定之商品非屬同一或類似商品： 　㈠按「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註 　　冊」，商標法第三十七條第十二款固有明文，其適用除應以兩商標構成相同或近 　　似為前提要件外，尚需兩商標指定在同一或類似商品。本案兩商標不構成近似， 　　除原告已於九十年七月二十日所呈理由狀詳陳列，如證七號至證九號的雜誌廣告 　　及產品型錄顯示，原告的商標已廣泛使用，消費者不致混淆誤認，當亦可作為商 　　標不近似的佐證。 　㈡至於是否為同一或類似商品方面，按原告申請之「PURESYN」商標指定之「人造 　　工業用油」商品於美國市場已使用，該商品主要是添加於「化粧品」、「護膚用 　　品」、「護髮產品」之內，此有原告刊載於「Happi」雜誌、「SPC」雜誌之商品 　　廣告及產品型錄可資證明；觀原告上述商標使用證明，亦可悉原告商標於實際上 　　已廣泛使用，消費者已廣為知悉，與據以核駁註冊第六九一八七九號「DURASYN 　　」相較，二商標之外觀截然不同，並不近似；另參酌商標法施行細則第十五條第 　　二項之規定：「類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之 　　原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之 　　。」原告商品與據以核駁註冊號數第六九一八七九號商標指定之「工業用機油、 　　柴油及齒輪油」之商品，可謂是大相逕庭，依一般社會通念、市場交易情形而言 　　，兩商標指定商品不論用途、功能、行銷管道、產製者、買受人均不會有使商品 　　購買人誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源之情形發生；換言之，原告 　　申請之商標無違反商標法第三十七條第十二款之情事，昭然若揭。 原告請求減縮申請之商標「PURESYN」之指定商品為「用於製造化妝品、護膚、 護髮及個人清潔產品之人造工業用油」。本案爭執點為原告商標與據以核駁註冊 第六九一八七九號「DURASYN」商標近似性及二者指定商品是否類似。就「 PURESYN」商標與「DURASYN」商標不近似，業於歷次訴狀詳陳外，原告需再次強 調兩造商標之字義部分大不相同，按原告申請之「PURESYN」商標以「PURE」一 字起首，吾人均悉該字有「單純的」、「純粹的」等意義，而據以核駁註冊第六 九一八七九號「DURASYN」商標之字首為「DURA」一字，該字應為「DURABLE」乙 字之縮寫取其「耐久的」、「持久的」之義，如著名的「DURACELL」電池（金鼎 電池）亦取該字為字首商標；換言之，本案二商標之字義亦截然不同，並不近似 ；至於二者指定商品是否類似部分，因原告商標實際使用商品為「用於製造化妝 品、護膚、護髮及個人清潔產品之人造工業用油」，此有雜誌廣告及產品型錄可 資證明，此商品與據以核駁之商標指定之「工業用機油、柴油及齒輪油」，二者 商品之功能、用途，可謂大相逕庭，依一般社會通念二者非屬類似商品，原告請 求將原指定商品「人造工業用油」，減縮指定商品為「用於製造化妝品、護膚、 護髮及個人清潔產品之人造工業用油」，準此，原告申請之「PURESYN」商標即 無違反商標法第三十七條第十二款之情事。 　原告於本件訴訟程序中減縮商品之適法性 　㈠按人民向主管機關請求給予商標專用權時，其請求之內容當然包括：⒈請求享有 　　商標專用權之「商標」文字圖樣。⒉指定使用之商品範圍二項事項，且二者合而 　　為一個完整的請求，缺一不可，亦無從分割，自不能將其中某一事項視為一獨立 　　而可與另一事項分離之請求。原告申請商標專用權後，請求減縮商標指定使用之 　　商品種類，性質上屬於原請求之減縮，原告當然必須在該案中減縮原來請求之範 　　圍。換言之，商標專用權之取得，從申請開始，進一步到審定公告，至最後核准 　　註冊為止，整個程序都是為實現申請人請求內容之階段動作，若經被告機關為拒 　　絕原告給予商標專用權之請求，此時原告對此行政處分提起行政爭訟，若其繫屬 　　於行政法院，此種訴訟在性質上自應被歸類為「課予義務之訴」。 　㈡課予義務訴訟，原告請求之減縮，經常會導致行政程序之再開，此時基於尊重行 　　政機關對行政處分之第一次決定權（包括事實之認定與法律之適用），本來應該 　　由原處分機關重為決定，方屬適當，惟若案件已進入行政爭訟階段（例如訴願或 　　行政訴訟程序），當事人再於該訟案件中減縮原來之請求，如果原處分機關並無 　　違反其程序上之規定或慣例，則其處理方式，為基於訴訟經濟、避免勞費之考慮 　　，並非不可停止爭訟程序，將全案退回原處分機關重為決定，決定結果若是維持 　　原來之拒絕處分，則爭訟程序繼續進行；決定結果若是廢棄原拒絕之行政處分， 　　而依原告之請求為之，則原爭訟案件因無訟爭利益而結案。 　㈢換言之，本件原告於訴訟中請求減縮本件商標申請案的指定商品並無法律明文之 　　禁止，或違背被告機關程序之規定或慣例；關於原告上述見解，於　鈞院八十九 　　年訴字第二三五四號判決中亦持類似見解。 　㈣類似之案例，即於訴訟中就申請之商標放棄商標圖樣特定部分之專用權獲准之案 　　例，有　鈞院八十九年度訴字第一○七二號、八十九年度訴字第一二三四號及八 　　十九年度訴字第七四○號判決可參，依相同之法理，本件原告於訴訟中減縮指定 　　商品，似無不准之理。 　㈤有關專利內容修正及商標指定使用商品修正，專利法及商標法均有類似規範； 　　鈞院九十年訴字第三二五號判決有關專利內容修正可於行政救濟程序中為之之見 　　解，亦可作本件商標註冊申請案得於行政訴訟中減縮商品之適法性的參考： 　⒈吾國專利之申請與商標之申請均採先申請主義，因此在專利法與商標法之條文中 　　，常有類似之立法規定。關於專利內容之修正，依專利法第四十四條第一項第三 　　款及第四項之規定：「發明專利之補充或修正說明書或圖式，除不得變更申請案 　　之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各 　　款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣二、．．．」；又「發明專利權人 　　對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更 　　正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣二、．．．」，專利法第六 　　十七條第一項亦定有明文。觀其意旨，專利案即使經審定公告或核准後，對於諸 　　如申請專利範圍過廣等情事仍允許補充或修正，因此專利在未經審定公告前，如 　　補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之 　　情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救 　　濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限。否則，若令申請人重新提 　　出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在我國專利法第二 　　十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「二人以上有同一之發明，各別申請 　　時，應就最先申請者准予發明專利」規定之先機。 　⒉前述有關專利內容修正可於行政救濟程序中為之之見解，可參　鈞院九十年訴字 　　第三二五號之判決理由；關於商標指定使用商品之修正，商標法亦有類似專利法 　　之規定，依商標法第十九條第一項規定：「商標審定或註冊事項之變更，應向商 　　標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定之商品不得變更，但指定商品之減縮不 　　在此限」及商標法施行細則第二十七條第四項規定：「審定前申請變更指定使用 　　商品名稱或商標圖樣，以申請變更之日為申請日。但縮減指定使用商品者，不影 　　響其申請日。」換言之，依該等條文之文義解釋，商標審定前、審定後及註冊後 　　申請減縮指定使用商品者，均非變更商標申請實質內容，依前述判決之見解，商 　　標註冊申請在未經審定公告前固得隨時提出縮減指定使用商品，即使經審定不准 　　商標註冊之行政救濟中，基於同一立法意旨，申請人仍得提出商品之縮減，否則 　　若令申請人重新提出註冊申請，勢將使其喪失商標法第三十六條「二人以上於同 　　一商品或類似商品以相同或類似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊 　　」規定之先機。更何況被告於九十一年七月二十三日（九一）智商○二八一字第 　　九一○○六一八九八號答辯函中亦同意本案如原告將原指定商品縮減成「用於製 　　造化粧品、護膚、護髮及個人清潔產品之人造工業用油」商品後，將與據以核駁 　　商標所指定商品將有所差異，此足以動搖或變更被告之原核駁處分，被告有重新 　　審查本案之必要，請　鈞院予以審究。 　根據上述理由，請依法判決將上述之原處分及訴願決定均予撤銷，並判命被告於 　　原告減縮指定商品之情況下，另為申請號數第00000000號「PURESYN」 　　商標准予審定之處分，實為德便。 乙、被告主張： 按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請 註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。本件原告申請註冊之「PURESYN」 商標與據以核駁之註冊第六九一八七九號「DURASYN」商標圖樣之外文，二者皆 為單純之外文構圖，僅字首「P」與「D」及　中間字母「E」與「A」之差異，且 字首之「P」與「D」外觀極相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂使具有普通知識經 驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，無產生混同誤認之虞，應屬近似之 商標，復均指定使用於同一或類似之工業用油商品，自有首揭法條規定之適用。 另原告指稱與本件據以核駁商標併存之註冊第七八四二０八號商標，經查與本件 案情並不相同。至原告指稱其申請之商標與據以核駁商標已並存註冊於國外一節 ，因各國國情不同，法制互異，自不得比附援引執為本件應核准註冊之論據，併 予陳明。 有關原告申請「PURESYN」商標所指定之商品為「人造工業用油」，並非如補充 　　理由書狀中所稱之主要添加於「化妝品」、「護膚用品」、「護髮產品」中之添 　　加油，則依一般社會通念該商品當可供工業上作任何使用之工業用油品，其商品 　　範圍當然亦包涵據以核駁商標所指定之「工業用機油，柴油及齒輪油」商品，二 　　者應歸屬類似之商品，並予陳明。 有關原告於行政訴訟後始主張請求減縮商品一節，按商標法第十九條雖有減縮商 　　品之規定，且本案如原告將原指定之「人造工業用油」商品減縮為「用於製造化 　　妝品、護膚、護髮及個人清潔產品之人造工業用油」商品，減縮後之商品與據駁 　　商標所指定之商品將有所差異，惟商標申請案，被告審查後發現有構成商標法違 　　法情事，於核駁處分之前，皆先發一份核駁理由先行通知書，給與陳述意見或變 　　更商標圖樣或減縮商品範圍，以取得商標獲准註冊。本件原告遲至行政訴訟救濟 　　程序中始提出減縮商品之請求，勢將導致行政資源之浪費及行政救濟標的之不確 　　定，進而影響法律之安定性。 至原告所舉　大院八十九年訴字第二三五四號判決雖係有關異議處分撤銷後，始 　　提出主張減縮商品之案例，然其結果係原告之訴駁回。另八十九年訴字第一０七 　　二號，八十九年訴字第一二三四號及八十九年訴字第七四０號判決，係有關商標 　　法第五條第二項認定問題，核與本件案情無關，併予陳明。 　是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，敬請駁回原告之訴。 　　理 由 一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請 註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有 普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷 之；又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材 料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之，同 法施行細則第十五條第一、二項復定有明文。又「商標之近似與否，應隔離觀察 以為判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，然異地異時各別觀察則不易 見者，仍不得不謂為近似，故凡商標無論在外觀上、名稱上或觀念上，其主要部 分近似，有足以惹起混同誤認之虞，而其他附屬部分雖不近似，仍不得不謂為近 似之商標」、「構成商標之圖形文字，總括其各部分從隔離的觀察其全體之外觀 上，苟易發生混同誤認者，固屬近似，若其主要部分於異時異地各別觀察，無論 在外觀上、名稱上或觀念上有足以引起混同誤認之虞時，亦係近似，而其附屬部 分之有無顯著差異則非所問」、「判斷兩商標是否近似，自應就各商標之主要部 分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之虞」，改制前行政法院二十六年判 字第二○號、三十年判字第一○號及四十八年判字第八十一號判例分別著有明文 。故判斷兩商標是否近似，應就各商標之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨 其是否足以引起混同誤認之虞，如其主要部分在外觀、讀音或觀念上有一近似者 ，即為近似之商標。而所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色 等近似，有產生混同誤認之虞者。 二、次按「申請商標註冊，應指定使用商標之商品類別及商品名稱，以申請書向商標 主管機關為之。不同類別之商品應分別申請。」商標法第三十五條第一項定有明 文。故人民向主管機關請求給予商標專用權時，其請求之內容當然包括：㈠請求 享有商標專用權之「商標圖樣」。㈡指定使用之商品範圍等二事項，且二者合而 　為一個完整的請求，缺一不可，亦無從分割，自不能將其中某一事項視為一獨立 而可與另一事項分離之請求。當事人申請商標專用權後，在未核准前請求減縮商 標指定使用之商品種類，性質上屬於原請求之減縮，依商標法第十九條及商標法 施行細則第二十七條第四項之規定意旨，非不得為之。換言之，商標專用權之取 得，從申請開始，進一步到審定公告，至最後核准註冊為止，整個程序都是為實 現申請人請求內容之階段動作，其間若經被告機關拒絕當事人商標專用權之請求 ，當事人對此行政處分不服，經依訴願程序後，提起行政訴訟，此種訴訟在性質 上應被歸類為「課予義務之訴」，屬於公法上給付訴訟的一種，其判決原則上以 事實審行政法院即各地高等行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時 ，始切合給付訴訟之屬性，亦符合訴訟經濟、避免勞費之目的。故原告於本院言 詞辯論終結前聲明減縮其申請註冊之商標所指定使用之商品種類，本院自應加以 斟酌，並以此為判決對象，合先敘明。 三、查本件被告以系爭商標圖樣上之外文「PURESYN」與據以核駁之註冊第六九一八 七九號「DURASYN」商標圖樣上之外文「DURASYN」近似，且前者指定使用於商標 法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四類之「人造工業用油」，後者 指定使用於同一分類之「工業用機油，柴油及齒輪油」，屬同一或類似之商品， 應不准註冊，而為核駁之處分。原告不服，主張系爭商標與據以核駁商標圖樣上 之外文不近似，應准予註冊，請求撤銷原處分云云。提起訴願，經遭駁回，遂向 本院提起本件課予義務行政訴訟，除仍主張兩商標圖樣不構成近似等理由外，並 於訴訟中聲明減縮其申請之「PURESYN」商標之指定商品為「用於製造化妝品、 護膚、護髮及個人清潔產品之人造工業用油」。 四、經查，系爭商標與據以核駁商標之圖樣均係由單純之外文所構成，僅字首及中間 之字母為「P」、「E」與「D」、「A」字母之差異，外觀極相彷彿，異時異地隔 離觀察，難謂無使消費者產生混淆誤認之虞，固屬構成近似之商標，惟原告於訴 訟中既已聲明減縮其申請之「PURESYN」商標之指定商品為「用於製造化妝品、 護膚、護髮及個人清潔產品之人造工業用油」，核與據以核駁商標所指定之商品 「工業用機油，柴油及齒輪油」，即有所差異，此為被告於本院審理時所自認， 原阻礙系爭商標申請註冊之事由中有關「均指定使用於同一或類似之商品」部分 已不存在，被告之核駁處分及訴願決定即失其依據，原告訴請將之一併撤銷，自 無不合，應予准許。惟系爭商標是否應予核准審定，尚有待被告調查其是否尚有 其他違背法定要件之情事，則原告求為判決命被告應就其減縮後之請求作成核准 審定之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨 ，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其 餘部分，不應准許，應予駁回。 據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第二百條第四款 、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　九　　　　月　　　　四　　　日 臺北高等行政法院 第三庭 審判長 法 官　姜素娥 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　陳國成 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　林文舟 右為正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判 決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人 數附繕本）。 書記官 余淑芬 中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　九　　　　月　　　五　　日